Responder Questionario

Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 1688243 RJ 201701994288 RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE IGB ELETRONICA SA ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DF004107 ADVOGADOS ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA DF022956 PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO E OUTROS DF023944 ADVOGADA LILIANE DE CARVALHO GABRIEL DF031335 RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RECORRIDO APPLE INC ADVOGADOS LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL RJ052759 RODRIGO DE ASSIS TORRES RJ121429 ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES RAFAEL ATAB DE ARAUJO RJ119920 CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTROS RJ176183 EMENTA RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA MARCA MISTA G GRADIENTE IPHONE APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA IPHONE DE FORMA ISOLADA MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA 1 A distintividade é condição fundamental para o registro da marca razão pela qual a Lei 927996 enumera vários sinais não registráveis tais como aqueles de uso comum genérico vulgar ou meramente descritivos porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo artigo 124 2 Nada obstante as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade Assim falase em marcas de fantasia expressões cunhadas inventadas que como tais não existem no vocabulário de qualquer idioma marcas arbitrárias expressões já existentes mas que diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário não sugerem nem muito menos descrevem qualquer ingrediente qualidade ou característica daquele produto ou serviço e marcas evocativas 3 A marca evocativa ou sugestiva ou fraca é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes Precedentes das Turmas de Direito Privado Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 1 de 6 Superior Tribunal de Justiça 4 Contudo deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo em função do uso ostensivo e continuado adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 927996 que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva 5 A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro em regra a perspectiva do homem médio homo medius ou seja o ser humano razoavelmente atento informado e perspicaz o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do públicoalvo do produto ou do serviço fornecido Ademais em seu papel de aplicador da lei deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB 6 No que diz respeito às marcas sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular mas objetiva acima de tudo proteger os adquirentes de produtos ou serviços conferindolhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço tendo por escopo ainda evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 927996 7 O conjunto marcário G GRADIENTE IPHONE apresenta dois elementos um elemento principal a expressão GRADIENTE e dois secundários o G estilizado e o termo IPHONE O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário sendo o principal foco de atenção do público alvo De outro lado o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido 8 No caso a expressão iphone elemento secundário da marca mista concebida pela IGB caracterizase como um termo evocativo tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses internet e phone para designar o aparelho telefônico com acesso à internet também chamado de smartphone o que inclusive ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto Desse modo não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido Cuidase portanto de termo evidentemente sugestivo 9 Sob essa ótica a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista G GRADIENTE IPHONE de um lado a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu públicoalvo e de outro lado o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas exegese consagrada nos precedentes desta Corte Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 2 de 6 Superior Tribunal de Justiça 10 Diferentemente do que ocorreu com a IGB a Apple com extrema habilidade conseguiu desde 2007 incrementar o grau de distintividade da expressão iPhone originariamente evocativa cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçála à categoria de marca notória exceção ao princípio da territorialidade e quiçá de alto renome exceção ao princípio da especificidade 11 No que diz respeito aoiPhone da Apple sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning teoria do significado secundário da marca mediante o qual um sinal fraco como os de caráter genérico descritivo ou até evocativo adquire eficácia distintiva originariamente inexistente pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário 12 Assim é certo que a utilização da marca iPhone pela Apple malgrado o registro antecedente da marca mista G GRADIENTE IPHONE não evidencia circunstância que implique sequer potencialmente aproveitamento parasitário desvio de clientela ou diluição da marca com a indução dos consumidores em erro 13 Em outra vertente o uso isolado do termo iPhone por qualquer outra pessoa física ou jurídica que não seja a Apple para designar celulares com acesso à internet poderá sim gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988 14 Tal exegese não configura prejuízo à IGB que por ter registrado precedentemente a expressão G GRADIENTE IPHONE poderá continuar a utilizála ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão iphone de forma isolada 15 Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam na conformidade dos votos e das notas taquigráficas por maioria negar provimento aos recursos expeciais de IGB ELETRONICA SA e de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL nos termos do voto do Sr Ministro Relator Votou vencido o Sr Ministro Lázaro Guimarães Desembargador convocado do TRF 5ª Região Os Srs Ministros Maria Isabel Gallotti Antonio Carlos Ferreira Presidente e Marco Buzzi votaram com o Sr Ministro Relator Sustentaram oralmente o Dr ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO pela parte RECORRENTE IGB ELETRONICA SA a Drª GRACE MENDONÇA Advogada Geral da União pela parte RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e o Dr LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL pela parte RECORRIDA Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 3 de 6 Superior Tribunal de Justiça APPLE INC O Dr DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA SubprocuradorGeral da República proferiu parecer oral pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Brasília DF 20 de setembro de 2018Data do Julgamento MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 4 de 6 Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 1688243 RJ 201701994288 RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE IGB ELETRONICA SA ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DF004107 ADVOGADOS ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA DF022956 PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO E OUTROS DF023944 ADVOGADA LILIANE DE CARVALHO GABRIEL DF031335 RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RECORRIDO APPLE INC ADVOGADOS LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL RJ052759 RODRIGO DE ASSIS TORRES RJ121429 ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES RAFAEL ATAB DE ARAUJO RJ119920 CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTROS RJ176183 RELATÓRIO O EXMO SR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator 1 Em 212013 Apple Inc ajuizou ação em face de IGB Eletrônica SA e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI objetivando a nulidade parcial do registro 822112175 na classe 09 para a marca mista G GRADIENTE IPHONE registrada em nome da primeira ré em 212008 para designar aparelhos telefônicos celulares aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet telefonia fixa ou móvel antenas digitais capas de proteção baterias carregadores viva voz hands free peças e acessórios incluídos nesta classe fl 3 Na inicial a autora em resumo assinalou ser sociedade multinacional norteamericana famosa no ramo de aparelhos de multimídia e em geral na área de informática em que teve sua origem Relatou que sua história está profundamente ligada à própria invenção do computador pessoal tendo em vista que em 1976 dois jovens aficionados por informática Steve Jobs e Steve Wozniak criaram a máquina Apple I e fundaram a Apple Computer Company Traçou breve histórico da evolução de seus produtos tais como o computador Apple II criado em abril de 1977 a linha Macintosh de computadores pessoais que teve origem em janeiro de 1984 e a revolucionária família de produtos i da APPLE instituída em 1998 Acrescentou que na linha de evolução dos computadores Macintosh foi lançado em agosto de 1998 o computador pessoal iMac e no ano seguinte o iBook Noticiou que além de mudar os paradigmas da indústria da informática revolucionou a própria indústria do entretenimento com a criação das febres mundiais Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 5 de 6 Superior Tribunal de Justiça denominadas iPod iPhone e iPad as quais estão constantemente em grande destaque na mídia mundial sempre associadas à APPLE haja vista os maciços investimentos em propaganda em âmbito nacional e mundial Alegou que após triunfal anúncio em janeiro de 2007 o primeiro iPhone foi colocado à venda em junho daquele ano tornandose o smartphone de maior sucesso em todos os tempos Destacando a relevância dos citados produtos no ramo de entretenimento sustentou agir diligentemente na proteção dos sinais identificadores da família i tais como iBook iMac iPhone iMovie iPhoto iPicture iPod iTunes entre outros devidamente registrados no INPI Afirmou que a marca iPhone concebida e extensivamente utilizada pela APPLE desde 2007 atende aos requisitos legais básicos para que um sinal se caracterize como marca de produto nos termos do artigo 122 da Lei 927996 como aquela usada para distinguir produto de outro idêntico semelhante ou afim de origem diversa fl 7 o que não se pode dizer do signo iphone incorporado à marca GRADIENTE Aduziu utilizar o sinal iPhone mundialmente desde 2007 empregandoo com inegável natureza marcária até porque seu produto vai muito além do conceito de telefonia celular na medida em que indiscutivelmente dá conta de identificar a origem do produto distinguindoo de outros congêneres Sustentou que o pedido de registro da marca mista depositado pela ré em 2932000 foi equivocadamente deferido pelo INPI em 212008 na medida em que o termo iphone da maneira como se apresenta no conjunto da marca ora em discussão e para o intuito concebido não tem nenhuma força distintiva figurando ali a toda evidência apenas como um elemento com caráter acessório descritivo da categoria de produto da ré a ser comercializado com a marca GRADIENTE fl 8 Alegou que a palavra iphone integrante da marca mista G GRADIENTE IPHONE foi concebida pela ré como mera descrição da funcionalidade do produto qual seja um telefone com acesso à internet Assinalou que a sociedade ré tem demonstrado o intento de se apropriar de termos genéricos que indiquem tipos ou categorias de produtos nos seus segmentos a exemplo de cellular 3G home theater cyber space DVD entre outras palavras de uso comum ou descritivas depositadas perante o INPI em sua forma puramente nominativa Consignou ser essa iniquidade e irrazoabilidade que se busca obstar com o feito isto é que se utilize palavra concebida para funcionar como elemento descritivo de determinada categoria de mercado para impedir o uso de terceiro que a consagrou como indicador de origem de seus produtos fl 12 Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 6 de 6 Superior Tribunal de Justiça Por fim mostrou seu inconformismo com o fato de a sociedade ré ter informado à imprensa que malgrado a existência do mundialmente famoso produto da APPLE lançaria a sua linha de celular iphone pegando carona no sucesso da marca da concorrente fl 14 Requereu a anulação da decisão do INPI concessiva do registro e sua republicação fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo iphone isoladamente tal como empregado pela sociedade ré de modo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE fl 17 O magistrado de piso julgou procedente a pretensão autoral declarando a nulidade parcial do registro da marca condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicála no Órgão Oficial na forma do art 175 2º da LPI fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo iphone isoladamente tal como empregado pela empresa ré de modo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE fl 1321 Os réus foram condenados ao reembolso das custas recolhidas bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10 dez por cento do valor da causa Interpostas apelações pelo INPI e pela sociedade titular da marca G GRADIENTE IPHONE o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento a ambos os reclamos nos termos da seguinte ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO IPHONE Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC para declarar a nulidade parcial do registro n 822112175 na classe 09 para a marca mista GRADIENTE IPHONE condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicála no Órgão Oficial na forma do art 175 2º da LPI fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo IPHONE isoladamente tal como empregado pela empresa Ré de modo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE A marca é um sinal distintivo que se destina a distinguir produtos e serviços no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa auxiliando o consumidor a reconhecêlos bem como diferenciálos dos produtos de seus concorrentes É indubitável que quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE estão tratando do aparelho da APPLE Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre sem ressalvas representaria imenso prejuízo para a Autora pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência A pulverização da marca neste momento equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto Não há que se falar em inovação ou subversão do sistema atributivo do direito uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 7 de 6 Superior Tribunal de Justiça utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam isoladamente irregistráveis na medida em que guardam relação direta eou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir Inteligência do artigo 124 VI da LPI O apostilamento determinado na sentença diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo IPHONE de forma isolada uma vez que este encontrase estritamente vinculado tanto no mercado nacional como no internacional aos produtos da ora apelada Apelações desprovidas Sentença confirmada Opostos embargos de declaração pela sociedade empresária ré foram rejeitados na origem Ambos os demandados interpõem recurso especial com amparo na alínea a do permissivo constitucional A IGB Eletrônica SA em suas razões aponta violação dos artigos 124 inciso VI e 129 da Lei 927996 Sustenta em síntese que a a GRADIENTE fundada em 1964 foi uma das maiores e mais conceituadas fabricantes de produtos eletrônicos de consumo do mercado brasileiro entre as décadas de 70 80 e 90 até o início dos anos 2000 b a partir dos anos 2000 período em que depositado o pedido de registro da marca G GRADIENTE IPHONE passou por sérias dificuldades financeiras o que culminou com seu pedido de recuperação judicial em 2007 e inviabilizou o desenvolvimento do produto correspondente à referida marca c quando a recorrida iniciou as vendas do seu iPhone no exterior a recorrente já tinha pedido o registro da marca no Brasil há mais de seis anos d à época do depósito do pedido de registro da marca o termo iphone não era consagrado para o homem médio como sinônimo de aparelhos celulares com acesso à internet sendo dotado de suficiente distintividade pois a junção da letra i com o radical phone de origem inglesa caracterizava expressão inovadora podendo ser classificada como marca evocativa ou sugestiva cuja registrabilidade é admitida pelas legislações nacional e internacional e o próprio comportamento da APPLE em depositar inúmeros pedidos de registro para a marca IPHONE ao redor do mundo contradiz a tese de uso comum do termo em questão fl 1630 e f os requisitos de registrabilidade da marca devem ser analisados à luz da situação fática mercadológica existente à época do depósito do pedido e não no momento de sua concessão Alternativamente a IGB suscita a negativa de vigência do artigo 535 do CPC de 1973 por não terem sido sanadas omissões e contradições ventiladas nos aclaratórios rejeitados na origem O INPI também alega ofensa aos artigos 124 inciso VI e 129 da Lei 927996 Em suas razões aduz que a os requisitos de registrabilidade da marca devem ser analisados no momento do depósito do pedido e nunca no momento da concessão do registro b o regime atributivo característico da Lei 927996 privilegia quem se utiliza do Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 8 de 6 Superior Tribunal de Justiça sistema em primeiro lugar visando resguardar seu direito de propriedade e não aquele que se utiliza da marca sem a outorga do direito pelo INPI e c o termo iphone constante do registro da marca mista G GRADIENTE IPHONE não pode ser considerado genérico necessário comum vulgar ou simplesmente descritivo para o mercado de telefones celulares mormente se considerarmos que o pedido foi depositado em 29032000 ou seja muito antes de a recorrida sequer prever o lançamento de sua linha de telefones em todo o mundo fl 1706 Apresentadas contrarrazões pela autora às fls 17561806 e 1810 Os apelos extremos receberam crivo positivo de admissibilidade na origem É o relatório Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 9 de 6 Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 1688243 RJ 201701994288 RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE IGB ELETRONICA SA ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DF004107 ADVOGADOS ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA DF022956 PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO E OUTROS DF023944 ADVOGADA LILIANE DE CARVALHO GABRIEL DF031335 RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RECORRIDO APPLE INC ADVOGADOS LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL RJ052759 RODRIGO DE ASSIS TORRES RJ121429 ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES RAFAEL ATAB DE ARAUJO RJ119920 CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTROS RJ176183 EMENTA RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA MARCA MISTA G GRADIENTE IPHONE APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA IPHONE DE FORMA ISOLADA MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA 1 A distintividade é condição fundamental para o registro da marca razão pela qual a Lei 927996 enumera vários sinais não registráveis tais como aqueles de uso comum genérico vulgar ou meramente descritivos porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo artigo 124 2 Nada obstante as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade Assim falase em marcas de fantasia expressões cunhadas inventadas que como tais não existem no vocabulário de qualquer idioma marcas arbitrárias expressões já existentes mas que diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário não sugerem nem muito menos descrevem qualquer ingrediente qualidade ou característica daquele produto ou serviço e marcas evocativas 3 A marca evocativa ou sugestiva ou fraca é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes Precedentes das Turmas de Direito Privado Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 10 de 6 Superior Tribunal de Justiça 4 Contudo deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo em função do uso ostensivo e continuado adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 927996 que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva 5 A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro em regra a perspectiva do homem médio homo medius ou seja o ser humano razoavelmente atento informado e perspicaz o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do públicoalvo do produto ou do serviço fornecido Ademais em seu papel de aplicador da lei deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB 6 No que diz respeito às marcas sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular mas objetiva acima de tudo proteger os adquirentes de produtos ou serviços conferindolhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço tendo por escopo ainda evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 927996 7 O conjunto marcário G GRADIENTE IPHONE apresenta dois elementos um elemento principal a expressão GRADIENTE e dois secundários o G estilizado e o termo IPHONE O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário sendo o principal foco de atenção do público alvo De outro lado o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido 8 No caso a expressão iphone elemento secundário da marca mista concebida pela IGB caracterizase como um termo evocativo tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses internet e phone para designar o aparelho telefônico com acesso à internet também chamado de smartphone o que inclusive ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto Desse modo não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido Cuidase portanto de termo evidentemente sugestivo 9 Sob essa ótica a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista G GRADIENTE IPHONE de um lado a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu públicoalvo e de outro lado o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas exegese consagrada nos precedentes desta Corte Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 11 de 6 Superior Tribunal de Justiça 10 Diferentemente do que ocorreu com a IGB a Apple com extrema habilidade conseguiu desde 2007 incrementar o grau de distintividade da expressão iPhone originariamente evocativa cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçála à categoria de marca notória exceção ao princípio da territorialidade e quiçá de alto renome exceção ao princípio da especificidade 11 No que diz respeito aoiPhone da Apple sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning teoria do significado secundário da marca mediante o qual um sinal fraco como os de caráter genérico descritivo ou até evocativo adquire eficácia distintiva originariamente inexistente pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário 12 Assim é certo que a utilização da marca iPhone pela Apple malgrado o registro antecedente da marca mista G GRADIENTE IPHONE não evidencia circunstância que implique sequer potencialmente aproveitamento parasitário desvio de clientela ou diluição da marca com a indução dos consumidores em erro 13 Em outra vertente o uso isolado do termo iPhone por qualquer outra pessoa física ou jurídica que não seja a Apple para designar celulares com acesso à internet poderá sim gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988 14 Tal exegese não configura prejuízo à IGB que por ter registrado precedentemente a expressão G GRADIENTE IPHONE poderá continuar a utilizála ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão iphone de forma isolada 15 Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos VOTO O EXMO SR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator 2 A controvérsia dos autos está em definir se é nulo parcialmente o registro da marca mista G GRADIENTE IPHONE concedido pelo INPI à IGB Eletrônica SA na categoria de aparelhos telefônicos celulares pois pretende o autor haja a ressalva de inexistência de exclusividade de utilização da palavra iphone de forma isolada O Tribunal de origem confirmando a sentença de procedência do pedido de Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 12 de 6 Superior Tribunal de Justiça nulidade parcial pretendido pela Apple Inc negou provimento às apelações do INPI e da IGB Eletrônica SA pelos seguintes fundamentos A Apelada APPLE INC ajuizou ação ordinária objetivando nos autos a nulidade parcial do registro n 822112175 na classe 09 para a marca mista GRADIENTE IPHONE de titularidade da empresa Ré Apelante IGB ELETRONICA SA cujo pedido foi depositado em 29032000 e concedido em 02012008 na classe 09 para designar aparelhos telefônicos celulares A r sentença a quo assim asseverou in verbis Outrossim no que se refere a preliminar de prescrição apresentada pela Ré em razão da ação ter si proposta no último dia do prazo prescricional e não ter atendida a exigência do Artigo 835 do Código de Processo Civil relativa à caução de 20 vinte por cento do valor dado à causa deve ser rejeitada tendo em vista que na decisão de fls 258 proferida em fevereiro de 2013 o Juiz da causa determinou o depósito do referido valor que foi devidamente cumprida pela Autora às fls 260262 não tendo a Ré impugnado tal decisão Dessa forma não há motivos para a extinção do processo No mérito a PROCEDÊNCIA se impõe De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requião a marca é o sinal distintivo de determinado produto mercadoria ou serviço Vale a pena transcrever também a lição do referido mestre quando ainda em vigor a Lei n 577271 arts 59 a 61 e 64 no seguinte sentido As marcas têm segundo o Código por função distinguir os produtos mercadorias ou serviços de seu titular Mas na medida em que distinguem seus objetos o que importa um confronto com os demais existentes as marcas servem também para identificálos A identificação dos produtos e mercadorias pela marca era a intenção primitiva do produtor ou comerciante O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário Não assegurava nenhum direito do consumidor pois para ele constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse Atualmente todavia o direito sobre a marca tem duplo aspecto resguardar os direitos do produtor e ao mesmo passo proteger os interesses do consumidor tornandose instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal In Tratado da Propriedade Industrial vol I São Paulo 1945 grifos nossos Observase assim que os termos clientela consumidor e concorrência estão presentes na definição e análise da natureza jurídica da marca apresentadas pelo citado doutrinador Assim devemse examinar questões relativas a marcas em um contexto de mercado levando em consideração essa tríade Denis Borges Barbosa já à luz da Lei n 927996 arts 122 e 123 apresenta a seguinte definição Assim marca é o sinal visualmente representado que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços Símbolo voltado a um fim sua existência fática depende da presença desses dois requisitos capacidade Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 13 de 6 Superior Tribunal de Justiça de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere o consumidor Sua proteção jurídica depende de um fator a mais a apropriabilidade ou seja a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo ou legalmente unívoco do objeto simbolizado In Uma Introdução à Propriedade Intelectual 2a Edição Lúmen Júris Rio de Janeiro 2003 grifos nossos Dos ensinamentos doutrinários supratranscritos depreendese que a marca é um sinal distintivo que se destina a distinguir produtos e serviços no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa auxiliando o consumidor a reconhecêlos bem como diferenciálos dos produtos de seus concorrentes Nesse sentido não se pode olvidar que ao individualizar um produto distinguindoo das mercadorias concorrentes a marca atua como verdadeiro investimento do comerciante em seu negócio permitindo a conquista da preferência e da fidelidade do consumidor Dessa forma a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros São essas as finalidades consagradas pela Lei n 927996 LPI em geral assim como em particular no art124 inciso XIX Ressaltese que a concorrência é própria do regime de economia de mercado havendo naturalmente que se considerar como intrínseca a esse sistema econômico a disputa entre empresas desde que respeitadas as regras da competição O fundamento da proteção dos direitos definidos como propriedade industrial especialmente das marcas de indústria comércio e serviços está na concorrência Assim em uma sociedade que tem como princípio fundamental a livre iniciativa art 1º IV da Constituição da República é imprescindível a proteção à livre concorrência que inclusive constitui princípio geral da ordem econômica da sociedade brasileira art 170 IV da Carta Magna Por outro lado devese considerar que a livre concorrência como toda liberdade não é absoluta e irrestrita impondose o estabelecimento de determinados limites e regras ao jogo competitivo entre as empresas concorrentes afinal liberdade ilimitada significa possibilidade de prejudicar outrem Isso significa que em determinado mercado há regras a serem seguidas as quais definem os limites entre os padrões aceitáveis e os inadmissíveis de concorrência Nesse contexto quando um concorrente utiliza métodos condenáveis de práticas de mercado o Direito intervém e atua para reprimir a concorrência desleal Nessa linha de raciocínio cumpre destacar o seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal in verbis A livre concorrência como toda liberdade não é irrestrita o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio expresso da probidade profissional Excedidos esses limites surge a concorrência desleal Procurase no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 14 de 6 Superior Tribunal de Justiça registrados RTJ 564535 Feitas essas considerações passo à análise do caso concreto A Autora pretende a decretação da nulidade parcial do registro n 822112175 na classe 09 para a marca mista GRADIENTE IPHONE de propriedade da empresa Ré bem como seja o INPI condenado a anular a decisão concessória de registro e a republicála no órgão oficial na forma do art 175 2 da LPI fazendo constar ressalva quanto à exclusividade sobre o termo iphone isoladamente tal como empregado pela empresa Ré de modo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE Para tanto fundamenta seus argumentos no artigo 124 inciso VI da Lei n 927996 que merece reprodução Art 124 Não são registráveis como marca VI sinal de caráter genérico necessário comum vulgar ou simplesmente descritivo quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza nacionalidade peso valor qualidade e época de produção ou de prestação do serviço salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva A discussão da matéria fática do processo é bastante interessante apesar de permitir poucas conclusões sendo certo que um processo desta magnitude não pode simplesmente ser resolvido pela interpretação que o julgador fizer das versões apresentadas pelas partes A mesma conclusão vale para as sugestões de condutas imorais e ilícitas de ambas A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos da família de marcas identificadas pelo sinal I desde 1998 como IMAC e IBOOK o que justificaria a criação do IPHONE como evolução da telefonia celular enquanto a empresa Ré defende que fez o pedido de depósito em 2000 da marca GRADIENTE IPHONE não podendo assim ser acusada de pretender utilizar nome de produto que só veio a ser lançado em 2007 Analisando as duas versões percebese que as duas empresas estão certas pois enquanto a APPLE pode considerar a criação do IPHONE como uma consequência de uma linha de produtos ou família de marcas nascida em 1998 a GRADIENTE por sua vez pode defender que efetuou um registro de marca que não era proibido e tampouco copiava qualquer concorrente no mercado Assim em uma primeira análise considero oportuna a crítica pela demora do INPI em analisar o pedido de registro da marca pleiteada pela empresa Ré afinal o depósito foi feito 29032000 e o registro concedido tão somente 02012008 Não há como desprezar em qualquer situação tão longo transcurso de tempo como este É certo que houve pedido de oposição da marca da empresa Ré afastado pelo INPI porém o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteração entre os anos de 2000 e 2008 portanto tal realidade não poderia ser desprezada pela Autarquia como também não será Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 15 de 6 Superior Tribunal de Justiça pelo Judiciário Conforme dito anteriormente devido ao tempo decorrido entre o registro da empresa Ré 2000 e o lançamento do IPHONE pela Autora 2007 não há que se falar em máfé por parte daquela Da mesma forma o fato de a Ré não ter usado a marca GRADIENTE IPHONE logo após o seu deferimento também não indica nenhum tipo de conduta ilícita ou imoral Ora tinha a empresa Ré o registro da marca e se pretendeu não utilizála é uma questão de discricionariedade desta não podendo o Judiciário adentrar desse modo nas escolhas feitas pelas empresas sob pena de violação do princípio da livre Iniciativa que norteia nossa ordem econômica na forma do Artigo 170 da Constituição Federal Outrossim é extremamente notório que a Autora consagrou o nome IPHONE como seu celular com acesso à internet hoje mundialmente conhecido A tese exposta pela APPLE de que este nome não seria passível de registro por já ter sido concedido em outros países para a própria parece um pouco contraditória Entretanto é indubitável que quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE estão tratando do aparelho da APPLE Destarte se a criação do IPHONE seria uma evolução natural da tecnologia defendida tanto pela Autora como pela Ré não é possível sustentar que aquela tenha sido pouco diligente em não saber do pedido de registro da concorrente no Brasil Exigir algo assim mesmo de uma gigante multinacional acabaria por inviabilizar o mercado de proteção às marcas e patentes criando uma indústria própria de nomes sem vinculação a produtos Dessa forma os dois pontos nevrálgicos da lide residem exatamente no mencionado acima Em primeiro lugar a demora na apreciação de um registro de marca e em segundo até que ponto deve ser protegida uma marca sem produto A criação de marcas deve ser incentivada e protegida como forma de estimular a criatividade não sendo vedado que pessoas físicas ou jurídicas usem tal expediente com vistas a auferir lucros No mercado de domínios da internet tal prática se tornou conhecida mas quando ocorre o confronto como no presente caso não reconheço tal proteção como absoluta É certo que a empresa Ré não usou de máfé para efetuar o registro da sua marca GRADIENTE IPHONE porém não lançou smartphone com tal nome durante um bom período mesmo após a concessão de seu registro em 2008 Também não discuto se a recuperação judicial pela qual passou a impediu na prática da utilização desta marca ou não Todavia a verdade é que o mercado do IPHONE entre o depósito 2000 e a concessão 2008 do registro era um e hoje é outro completamente distinto Assim permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre sem ressalvas representaria imenso prejuízo para a Autora pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência A Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 16 de 6 Superior Tribunal de Justiça pulverização da marca neste momento equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto Logo a Autarquiaré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré jamais poderia ter desprezado a dimensão que o mercado do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008 O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito criando uma insegurança total para os envolvidos A proteção à propriedade intelectual é importantíssima mas não é um fim em si mesmo principalmente quando tratamos de produtos e mercados aquecidos Em suma o deferimento do registro à empresa Ré tinha de ter observado a existência de concorrente no mercado a inexistência do produto desta e por fim a evolução do mercado do IPHONE Finalmente como a Autora não pretende a nulidade da marca GRADIENTE IPHONE mas apenas que a empresa Ré seja obrigada a não utilizar a expressão IPHONE isoladamente entendo que a mesma está requerendo o que já existe atualmente no mercado sem trazer prejuízos a nenhuma das envolvidas protegendo a sua conquista assim como o registro concedido pelo INPI para que a Ré possa comercializar o seu smartphone com o nome de GRADIENTE IPHONE Neste mesmo sentido o Ministério Público Federal em parecer às fls 0809 dos autos ratifica a sentença apelada in verbis O MP subscreve na íntegra as considerações colhidas na sentença a secundar de igual aquelas abonadas na peça de contrarrazões da Autora Cabe todavia um adendo ao que já foi dito pelo magistrado É inconcebível a postura da autarquia marcária quando no momento da concessão do registro após um decerto minudente estudo do processo durante quase uma década não contemplou o impacto da marca iphone não apenas no mercado nacional como internacional associado exclusivamente pelo consumidor aos produtos da Autora Se o bem de consumo é o smartphone qualquer que seja o fabricante o produto da Apple é referido singelamente como iphone diferencial de linguagem autoexplicativo para o consumidor em relação ao produto da Autora e a especificálo com o prestígio da grife em relação aos das suas concorrentes Assim ainda que não haja máfé da 1ª Ré que não se veja intenção de parasitismo pelo menos lá no momento do pedido de registro força é convir que o alcance da sentença é contido e deveria confortar o propósito bem intencionado da 1ª Ré quando a proibiu estritamente de se valer da expressão iphone de modo isolado para nomear a publicidade do seu produto Em suma mais dizer seria parafrasear óbvio bem como o que foi dito com excelência pelo magistrado na origem Do exposto pelo improvimento dos recursos Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 17 de 6 Superior Tribunal de Justiça Deste modo adoto os fundamentos ora transcritos não merecendo qualquer reparo a pormenorizada sentença de primeiro grau Com efeito não há que se falar em inovação ou subversão do sistema atributivo do direito uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam isoladamente irregistráveis na medida em que guardam relação direta eou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir No caso concreto a expressão IPHONE guarda relação direta com os produtos da parte autora consequentemente a utilização do termo isoladamente por parte da Apelante estaria induzindo o consumidor em erro sobre a natureza dos seus produtos em desconformidade com a mens legis que rege a Lei 927996 Assim o apostilamento determinado na sentença diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo iphone de forma isolada uma vez que este encontrase estritamente vinculado tanto no mercado nacional como no internacional aos produtos da ora apelada APPLE Ante o exposto nego provimento às apelações e à remessa para manter integralmente a sentença apelada fls 14601521 3 De início é bem de ver que a Constituição da República de 1988 enumerou entre os direitos e as garantias fundamentais a proteção à propriedade das marcas aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País inciso XXIX do artigo 5º Assim como definido pela Lei 927996 a marca é sinal distintivo visualmente perceptível tal como palavra letra numeral figura ou combinação de sinais capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor distinguindoos de outros idênticos semelhantes ou afins de origem diversa Cuidase de bem imaterial cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração sendo regido entre outros pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal Nos dias atuais a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular mas visa acima de tudo proteger os adquirentes de produtos ou serviços conferindolhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço De outra banda tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira há pelo menos quatro funções das marcas a identificar o produto ou serviço distinguindoo do congênere existente no mercado b assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço c indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade e d funcionar como instrumento de publicidade configurando importante catalisador de vendas Outrossim importante assinalar que a aquisição do direito de exclusividade Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 18 de 6 Superior Tribunal de Justiça sobre a marca regese por três sistemas jurídicos a atributivo que exige a formalidade do registro da marca para conferir a propriedade e a respectiva proteção ao titular revelandose insuficiente o mero uso do sinal no mercado b declarativo no qual se reconhece a proteção àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo o que é chamado de ocupação pela doutrina e c misto hipótese em que a proteção pode advir do registro ou da ocupação A Lei 57721971 que instituiu o antigo Código de Propriedade Industrial adotou explicitamente o sistema atributivo ao garantir a propriedade da marca e seu uso exclusivo no território nacional somente àquele que obtivesse o registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços A atual Lei da Propriedade Industrial Lei 927996 por sua vez adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária estabelecendo a necessidade de registro como regra mas atribuindo direito de precedência ao utente de boafé consoante se extrai do artigo 129 verbis Art 129 A propriedade da marca adquirese pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta Lei sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts 147 e 148 1º Toda pessoa que de boa fé na data da prioridade ou depósito usava no País há pelo menos 6 seis meses marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico semelhante ou afim terá direito de precedência ao registro 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa ou parte deste que tenha direta relação com o uso da marca por alienação ou arrendamento Nesse contexto o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e consequentemente a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes 4 Cumpre destacar contudo e como se sabe que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto havendo dois princípios que limitam tal proteção quais sejam o princípio da especialidade ou especificidade e o princípio da territorialidade 41 De acordo com o princípio da especialidade positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 927996 a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos semelhantes ou afins dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia Desse modo o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 19 de 6 Superior Tribunal de Justiça idênticas desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos Nesse mesmo passo como exceções ao princípio da especialidade exsurgem a marca de alto renome artigo 125 da Lei 927996 e a teoria da diluição das marcas construção doutrinária e jurisprudencial A marca de alto renome é definida pelo INPI como a marca devidamente registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levamna a extrapolar seu escopo primitivo exorbitando assim o chamado princípio da especialidade em função de sua distintividade de seu reconhecimento por ampla parcela do público da qualidade reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença Resolução INPI 1072013 O reconhecimento administrativo da marca como de alto renome incumbência conferida exclusivamente ao INPI asseguralhe proteção em todos os ramos de atividade e não apenas em relação a produtos idênticos semelhantes ou afins afastando assim o princípio de especialidade A teoria da diluição das marcas por sua vez tem amparo no inciso III do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial segundo o qual ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação Tal proteção se refere às marcas que embora não possam ser qualificadas como de alto renome são extremamente criativas ou ostentam alto grau de reconhecimento Nessa perspectiva é conferido ao titular o direito de proteger a marca contra o enfraquecimento progressivo do seu poder distintivo independentemente da existência de risco de confusão erro ou engano 42 A outra exceção ao direito de uso exclusivo da marca é o princípio da territorialidade segundo o qual a proteção das marcas registradas circunscrevese ao território nacional artigo 129 da Lei 927996 Assim em regra a proteção da marca além dos limites territoriais do Brasil reclama a obtenção de registros nos países estrangeiros integrantes da área geográfica da atuação presente ou futura do titular Caso contrário a marca não registrada poderá sofrer usurpações em outros territórios O princípio da territorialidade é excepcionado contudo no caso de marca notoriamente conhecida isto é famosa em âmbito internacional a qual detém proteção extraterritorial em seu respectivo ramo de atividade por força da Convenção da União de Paris artigo 6 bis Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 20 de 6 Superior Tribunal de Justiça Nesse sentido é o teor do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial Art 126 A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art 6º bis I da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil 1º A proteção de que trata este artigo aplicase também às marcas de serviço 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite no todo ou em parte marca notoriamente conhecida Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome compete ao INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e consequentemente invasão na seara do mérito administrativo da autarquia qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito REsp 1190341RJ Rel Ministro Luis Felipe Salomão Quarta Turma julgado em 05122013 DJe 28022014 e REsp 1124613RJ Rel Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma julgado em 01092015 DJe 08092015 5 Outrossim impende destacar que a distintividade é condição fundamental para o registro da marca razão pela qual a Lei 927996 enumera vários sinais não registráveis tais como aqueles de uso comum genérico vulgar ou meramente descritivos porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo artigo 124 As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade Assim falase em marcas de fantasia marcas arbitrárias e marcas evocativas também chamadas de sugestivas ou fracas Sobre tal classificação colhese o seguinte excerto da obra intitulada Propriedade Industrial Aplicada Reflexões para o Magistrado fruto de parceria públicoprivada entre a Confederação Nacional da Indústria CNI e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI além de outras entidades 4101 Marcas de fantasia Marcas de fantasia são signos que foram criados exatamente para o propósito de serem utilizados como marcas São expressões cunhadas inventadas que como tais não existem no vocabulário de qualquer idioma A criação de uma marca de fantasia portanto exige um processo pelo qual o empresário pensa em uma nova combinação de letras ou símbolos e tem como resultado um signo único totalmente desconhecido e que não está presente nos dicionários O exemplo clássico de uma marca de fantasia é a Kodak Notese que tal expressão não está presente nos dicionários não faz parte do vocabulário de qualquer língua e não tem qualquer significado servindo unicamente como signo que distingue e identifica os produtos da conhecida fabricante de máquinas e filmes fotográficos Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 21 de 6 Superior Tribunal de Justiça Inúmeros são os exemplos de marcas de fantasia valendo citar a título ilustrativo Nokia Sony Nikon Nike Adidas Exxon Polaroid entre outras Sob o ponto de vista jurídico as marcas de fantasia são as marcas merecedoras de maior escopo de proteção pois possuem o mais alto grau de distintividade e consequentemente exercem o maior poder de atrair o público consumidor Em decorrência disso quando se trata de reprodução ou imitação dessas marcas a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro confusão ou errônea associação atinge o mais alto nível devendo os aplicadores do direito de plano reprimir tal violação 4102 Marcas arbitrárias Marcas arbitrárias são palavras e expressões que já existem no vocabulário de determinado idioma mas que são arbitrariamente escolhidas para identificar e distinguir produtos ou serviços com os quais elas não guardam qualquer relação São portanto expressões já existentes mas que diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário não sugerem nem muito menos descrevem qualquer ingrediente qualidade ou característica daquele produto ou serviço Apple marca da gigante norteamericana de computadores e Camel famosa marca de cigarros são exemplos de marcas arbitrárias Como se vê tratase de palavras que existem no vocabulário da língua inglesa mas que foram arbitrariamente escolhidas para distinguir produtos com os quais não se relacionam Outros exemplos de marcas arbitrárias são Pão de Açúcar supermercados Garoto chocolates Estrela brinquedos Terra provedor de acesso à internet Veja revista Torcida salgadinhos Forum roupas SUN hardware e software Time revista BLACKWHITE uísques entre outras Sob a perspectiva jurídica tais marcas também gozam de um alto escopo de proteção pois não guardam qualquer relação com os produtos e serviços que identificam 4103 Marcas sugestivas ou evocativas As marcas sugestivas também chamadas de evocativas são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais do marketing eis que sob o ponto de vista comercial são as mais fáceis de serem vendidas Afinal é muito mais simples e barato divulgar um signo que pelo próprio significado sugere alguma característica ou qualidade do produto e que portanto ajuda a vendêlo do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço Exemplos de marcas sugestivas são Redecard cartões de crédito NET TV a cabo e serviços de acesso à internet Clear shampoo Qualy margarina 7Eleven lojas de conveniência abertas da 7 da manhã até 11 da noite Extra supermercados entre outras Em termos jurídicos as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção Afinal ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço o empresário nada pode fazer contra concorrentes que Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 22 de 6 Superior Tribunal de Justiça façam o mesmo Como resultado deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes Cerqueira assim discorre sobre a questão Se o titular adotar marcas desse gênero por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição deve suportar como ônus correspondente à essa vantagem a relativa semelhança de outras marcas com a sua 1952 p 819 Tal regra no entanto pode ser flexibilizada em algumas situações pois existem marcas que apesar de sugestivas adquiriram em função do seu uso ostensivo e continuado um alto grau de conhecimento tornandose verdadeiros magnetos em seus respectivos segmentos de mercado Alguns exemplos dessas marcas são Sadia alimentos Natura cosméticos Lacta chocolates Playboy revista masculina e Citibank bancos entre outros Nesse caso o órgão julgador deve levar tal circunstância de fato em consideração no momento de aquilatar a possibilidade de confusão ou errônea associação da marca com outros signos idênticos ou semelhantes Op cit Brasília CNI 2013 p 7881 Desse modo a marca evocativa ou sugestiva ou fraca é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular Tal sinal busca de maneira conotativa indicar o públicoalvo descrever qualidades propriedades ou benefícios esperados assim como no limite estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca Manual de Marcas do INPI acessado em 1392018 httpbitly2FxCq6Z Uma das características enumeradas no citado Manual de Marcas do INPI para identificar sinais ou elementos evocativossugestivos é a existência de combinação de termos que embora não distintivos quando isolados resultem em expressão não usual Exemplificativamente o INPI faz referência ao registro da marca evocativa PLASTICOLA aglutinação do adjetivo plástica e do substantivo cola que gerou vocábulo novo mas que faz referência ao produto que o sinal visava assinalar Manual de Marcas do INPI acessado em 1392018 httpbitly2FxCq6Z Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes 6 Nada obstante deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo em função do uso ostensivo e continuado adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 23 de 6 Superior Tribunal de Justiça Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 927996 que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva 7 As Turmas de Direito Privado já julgaram controvérsias envolvendo marcas evocativas tendo sido consagrada a tese da mitigação da exclusividade de seu registro Quando da apreciação do Recurso Especial 1166498RJ a Terceira Turma admitiu a possibilidade da convivência entre as marcas Ébano Marfim e Ebony registradas por sociedades empresárias distintas na categoria de comércio de produtos de perfumaria e de higiene pessoal Confirase PROPRIEDADE INDUSTRIAL AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL MARCA FRACA OU EVOCATIVA POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO 1 Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum de pouca originalidade ou forte atividade criativa podem coexistir harmonicamente É descabida portanto qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo 2 Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência de modo a impedila de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico Aplicação da doutrina do patent misuse 3 RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO REsp 1166498RJ Rel Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma julgado em 15032011 DJe 30032011 Em outro prisma por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1315621SP a Terceira Turma também reconheceu a exclusividade mitigada da marca Paleteira registrada em 1972 pugnando pela validade do domínio de internet wwwpaleteirascombr de titularidade de empresa diversa por considerar que a referida expressão com o transcorrer do tempo passou a ser de uso comum para designar máquina específica provida de garras apropriadas para o transporte de paletes estrados de madeira metal ou plástico usados para movimentação de cargas COMERCIAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA EVOCATIVA REGISTRO NO INPI EXCLUSIVIDADE MITIGAÇÃO POSSIBILIDADE 1 Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum de pouca originalidade atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro admitindose a sua utilização por terceiros de boafé 2 O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível a favorecer a Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 24 de 6 Superior Tribunal de Justiça detenção e o exercício do comércio de forma única com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum obrigandoos à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público mas sobretudo ao mercado em geral que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca 3 A linha que divide as marcas genéricas não sujeitas a registro das evocativas é extremamente tênue por vezes imperceptível fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado Há expressões que não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas Com o transcorrer do tempo porém à medida em que se difunde no mercado o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão que passa a ser de uso comum ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo Nesses casos expressões que a rigor não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art 124 VI da LPI acabam sendo registradas pelo INPI ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada 4 Recurso especial a que se nega provimento REsp 1315621SP Rel Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma julgado em 04062013 DJe 13062013 Na Quarta Turma tal exegese sobre a flexibilidade da proteção de marca evocativa foi adotada no âmbito do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1046529RJ em que se tratou do conflito entre as marcas Douraditos e Doritos em categorias de produtos alimentícios muito embora por dever de lealdade devo registrar que a Turma aplicou a Súmula 7STJ ao caso DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CONFLITO ENTRE MARCAS DORITOS E DOURADITOS MARCAS FRACAS POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO INADMISSIBILIDADE ENUNCIADO N 7 DA SÚMULA DO STJ 3 Marcas fracas meramente sugestivas eou evocativas podem conviver com marcas semelhantes Precedente REsp n 1166498RJ Rel Ministra NANCY ANDRIGHI TERCEIRA TURMA julgado em 15032011 DJe 30032011 4 Agravo regimental desprovido AgRg no REsp 1046529RJ Rel Ministro Antônio Carlos Ferreira Quarta Turma julgado em 24062014 DJe 04082014 Posteriormente o mesmo tratamento foi dado pela Terceira Turma no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 100976SP em relação à aventada colidência entre as marcas Total Max e VittaMax ambas registradas na classe de fabricação distribuição e comercialização de produtos para alimentação humana e animal Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 25 de 6 Superior Tribunal de Justiça inclusive produtos veterinários também aqui com aplicação da Súmula 7STJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS EXCLUSIVIDADE MITIGAÇÃO 2 Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum de pouca originalidade atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro admitindose a sua utilização por terceiros de boafé 3 Agravo regimental não provido AgRg no AREsp 100976SP Rel Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma julgado em 18122014 DJe 04022015 No Recurso Especial 1582179PR a maioria dos integrantes da Terceira Turma ao apreciar o confronto entre as marcas BombrilSanbrilBrilBrill e Sanybril na categoria de produtos de limpeza também perfilhou o entendimento de que o registro de termo evocativo no caso a expressão Bril sugestiva de brilho afasta a pretensão de exclusividade de sua utilização pelo titular Eis a ementa do referido julgado RECURSO ESPECIAL NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA PRODUTOS MESMO RAMO COMERCIAL MARCAS REGISTRADAS USO COMUM EXCLUSIVIDADE NÃO OCORRÊNCIA ALTO RENOME EFEITO PROSPECTIVO 1 Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL 2 Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum de pouca originalidade atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro admitindose a sua utilização por terceiros de boafé 4 O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome a sua proteção se dará com efeitos prospectivos ex nunc Assim a marca igual ou parecida que já estava registrada de boafé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome como no caso em apreço 5 Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido REsp 1582179PR Rel Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma julgado em 09082016 DJe 19082016 No âmbito do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial 1338834SP a Quarta Turma confirmou decisão monocrática de minha lavra no sentido da possibilidade de convivência entre as marcas Insalata Farinella e Insalata Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda Confirase AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO MARCÁRIO UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO SÚMULA Nº 7 DO STJ 1 Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 26 de 6 Superior Tribunal de Justiça de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes Precedentes do STJ 2 Na hipótese vertente consoante a dicção do Tribunal a quo o vocábulo insalata em que pese o fato de não ser comum no vernáculo é expressão corriqueira no idioma italiano significando simplesmente salada Dessa forma não é possível a apropriação exclusiva da marca máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada 4 Agravo interno não provido AgInt no REsp 1338834SP Rel Ministro Luis Felipe Salomão Quarta Turma julgado em 16022017 DJe 23022017 Em consonância com tal exegese referida em ordem cronológica para acentuar que não houve desvio ou modificação do entendimento há dois julgados mais recentes da Terceira Turma reconhecendo o direito de exclusividade no tocante às marcas Rola Moça comércio de peças de vestuário e Praxis serviços de consultoria e informação em Direito bem como desenvolvimento e criação de programas e sistemas de computador uma vez não constatado o caráter evocativo das referidas expressões ante a falta de qualquer relação com as características ou com a função dos produtos e serviços fornecidos por seus titulares RECURSO ESPECIAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIREITO MARCÁRIO AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL MARCA EVOCATIVA SINAIS DE USO COMUM SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA À VEDAÇÃO CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO COMO VIOLADO ART 124 VI DA LPI 2 O propósito recursal é definir se a marca titulada pelo recorrido ROLA MOÇA deve ou não ser declarada parcialmente nula em virtude de se tratar de marca fraca ou evocativa composta por expressões de uso comum 3 A marca em questão ao contrário da tese defendida pelo recorrente não se enquadra na definição de marca evocativa na medida em que seus elementos nominativos não se relacionam com as características ou com a função dos produtos comercializados por seu titular peças de vestuário 4 A regra do dispositivo legal indicado como violado art 124 VI da LPI não inviabiliza a priori o registro de sinais comuns ou vulgares devendose analisar cumulativamente se tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas características 5 Hipótese concreta em que tais pressupostos que inviabilizariam o registro da marca do recorrido não foram preenchidos de modo que não há nulidade a ser declarada 6 Recurso especial não provido REsp 1630290RS Rel Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma julgado em 27022018 DJe 02032018 grifei RECURSO ESPECIAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIREITO MARCÁRIO Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 27 de 6 Superior Tribunal de Justiça AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA DIREITO DESPORTIVO VIOLAÇÃO DO ART 128 1º DA LPI NÃO OCORRÊNCIA EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO MARCA EVOCATIVA AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO REGISTRAL CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE PRETENSÃO RECONVENCIONAL INVIABILIDADE PRINCÍPIO DA HARMONIA E SEPARAÇÃO DE PODERES 2 O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca PRAXIS à recorrente e os efeitos do resultado dessa análise sobre o trâmite do pedido de registro da mesma expressão pela recorrida perante o INPI 3 Considerandose o fato de a Classe 42 da NCL7 não servir para identificar exclusivamente serviços privativos da advocacia bem como as especificidades ínsitas ao Direito Desportivo cuja Justiça especializada ostenta natureza administrativa é de se concluir que a prestação de consultorias e informações nessa área pela recorrente não pode ser tida exceto se devida e casuisticamente comprovado circunstância não ventilada no acórdão recorrido como atividade que viola os ditames do art 1º II da Lei 890694 e 4º parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB 4 Como consectário o ato concessivo do registro marcário impugnado não apresenta a nulidade apontada pois foram cumpridos os requisitos exigidos pelo art 128 1º da Lei de Propriedade Industrial 5 A marca em questão PRAXIS não se enquadra na definição de marca evocativa na medida em que seu elemento nominativo não se relaciona com as características ou com a função dos serviços prestados por seu titular 6 A regra do art 124 VI da LPI não inviabiliza a priori o registro de sinais comuns ou vulgares devendose analisar cumulativamente se tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas características circunstâncias não verificadas no particular 7 À míngua de qualquer notícia apontando para a ocorrência de ilegalidades praticadas pelo INPI no curso da tramitação do procedimento administrativo registral iniciado pela recorrida temse que inexiste razão jurídica apta a justificar a interferência do Judiciário na espécie sob risco de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes 8 Recurso especial parcialmente provido REsp 1736835RJ Rel Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma julgado em 19062018 DJe 25062018 grifei Por fim no Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial 1062073RJ a Quarta Turma confirmou a decisão monocrática da lavra da eminente Ministra Isabel Gallotti segundo a qual o termo TELE corresponde a sinal de natureza evocativa e em razão disso não há falar em exclusividade de seu uso pelo titular da marca TELEMAR em detrimento da marca TELEMAC ambas referentes ao segmento de telefonia AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL REGISTRO DE MARCA ELEMENTO EVOCATIVO EXPRESSÃO DE USO COMUM MARCA Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 28 de 6 Superior Tribunal de Justiça FRACA 2 Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes Precedentes 3 Agravo interno a que se nega provimento AgInt no AREsp 1062073RJ Rel Ministra Maria Isabel Gallotti Quarta Turma julgado em 15032018 DJe 20032018 8 Outrossim penso importante destacar a jurisprudência da Quarta Turma no sentido de que a aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro em regra a perspectiva do homem médio homo medius ou seja o ser humano razoavelmente atento informado e perspicaz o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do públicoalvo do produto ou do serviço fornecido REsp 1342741RJ Rel Ministro Luis Felipe Salomão Quarta Turma julgado em 05052016 DJe 22062016 É que em seu papel de aplicador da lei deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB o que demonstra que o legislador pátrio considerou primordiais os valores sociais sobre os individuais No que diz respeito às marcas reiterese que sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular mas objetiva acima de tudo proteger os adquirentes de produtos ou serviços conferindolhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço tendo por escopo ainda evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 927996 No mesmo sentido RECURSO ESPECIAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA SEMELHANÇA DE FORMA DANO MATERIAL OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO DANO MORAL AFERIÇÃO IN RE IPSA DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO 2 Nos dias atuais a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular mas objetiva acima de tudo proteger os adquirentes de produtos ou serviços conferindolhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço tendo por escopo ainda evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário 3 A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 29 de 6 Superior Tribunal de Justiça existência de dano material no caso de uso indevido da marca uma vez que a própria violação do direito revelase capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular como por exemplo no desvio de clientela e na confusão entre as empresas acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur no presente caso apurado em liquidação por artigos 7 Recurso especial provido REsp 1327773MG Rel Ministro Luis Felipe Salomão Quarta Turma julgado em 28112017 DJe 15022018 9 No caso ora em julgamento como bem delineado nas instâncias ordinárias a Apple Inc ora recorrida ajuizou ação ordinária em face da IGB Eletrônica SA e do INPI objetivando a decretação de nulidade parcial do registro 822112175 para a marca mista G GRADIENTE IPHONE bem como a republicação no órgão oficial da respectiva decisão concessiva do registro com a ressalva de não deter o titular exclusividade de utilização da palavra iphone de forma isolada Consoante incontroverso nos autos a o pedido de registro da citada marca mista foi depositado pela IGB Eletrônica em 2932000 tendo sido concedido pelo INPI sem qualquer ressalva em 212008 b a marca foi registrada na classe atinente a aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet c malgrado a Apple tenha desde 1998 concebido uma linha de produtos de uma família de marcas identificada pelo sinal i iMac e iBook entre outros o seu iPhone somente foi lançado no ano de 2007 d transcorridos mais de doze anos do depósito do pedido de registro e quase cinco anos da data da decisão concessiva dias antes do prazo final de caducidade a IGB veio a lançar o telefone celular da linha G GRADIENTE IPHONE e e o iPhone da Apple é sucesso mundial de vendas revelandose notório que quando os consumidores e o próprio mercado pensam em iPhone estão tratando do aparelho da Apple É verdade que não parece razoável invocar qualquer máfé da IGB ao criar a marca mista G GRADIENTE IPHONE Nada obstante verificase que o conjunto marcário G GRADIENTE IPHONE apresenta dois elementos um elemento principal a expressão GRADIENTE e dois secundários o G estilizado e o termo IPHONE Segundo o Manual do INPI em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos eou figurativos seus componentes podem exercer funções diferentes que variam de acordo com sua preponderância no conjunto levandose em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não httpbitly2FxCq6Z O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário sendo o principal foco de atenção do público alvo De outro lado o elemento secundário pode Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 30 de 6 Superior Tribunal de Justiça desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido No caso a expressão iphone elemento secundário da marca mista concebida pela IGB caracterizase como um termo evocativo tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses internet e phone para designar o aparelho telefônico com acesso à internet também chamado de smartphone o que inclusive ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto Desse modo não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido Cuidase portanto de termo evidentemente sugestivo Sob essa ótica a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista G GRADIENTE IPHONE de um lado a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu públicoalvo e de outro lado o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas exegese consagrada nos precedentes desta Corte A utilização de marca sugestiva por empreendedores como antes referido caracteriza operação de risco mas nada que não possa ser absorvido pela natural intercalação do empreendimento econômico Assim penso que o INPI deveria ter mesmo inserido a ressalva da falta de exclusividade da utilização isolada da expressão iphone ao conceder o registro da marca mista de titularidade do IGB 10 É claro que se poderia pensar em princípio o mesmo em relação à situação da Apple que em 2007 assumiu o risco da utilização de marca mista integrada por um único elemento de evidente caráter evocativo a expressão iPhone Contudo tal signo com o passar do tempo adquiriu incontestável distintividade e notoriedade em todo o mundo Qualquer consumidor independentemente de classe social ou nacionalidade associa tal expressão ao smartphone comercializado pela sociedade empresária inclusive por ocasião do lançamento de modelos novos os consumidores costumam enfrentar filas enormes e amplamente noticiadas para adquirilos O sucesso da estratégia de marketing da Apple é indiscutível httpsexameabrilcombrtecnologiafilaslongasestaodevoltaaslojasdaapplecomipho nex tendo sido capaz de transformar um termo evocativo em signo inconfundível de seu produto O saudoso Professor Denis Borges Barbosa em artigo intitulado A Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 31 de 6 Superior Tribunal de Justiça oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo bem elucidou que a distintividade da marca acompanha seu desenvolvimento e crescimento pelo tempo popularidade e investimento Assim segundo o prestigiado autor a falta de distintividade originária do signo pode ser suprida com a distintividade adquirida no tempo revelandose possível que uma marca fraca venha a se tornar até mesmo uma marca notória desde que seu titular tenha êxito em evitar um processo de degenerescência do signo Confirase A distintividade adquirida Criada a marca passa a ganhar sentido próprio a chamada imagemdemarca Tal imagem é o significado da marca reconhecido pelo público Essa imagem é criada pelo acúmulo de experiências com o produto ou serviço específico tanto diretamente relacionadas com a sua utilização como através da influência da publicidade do efeito estético pela comunicação social e pela reação dos críticos Uma imagemdemarca incorpora toda a informação ligada à origem do produto ou serviço O valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo ela vale na proporção do reconhecimento do significado seja em razão da espontaneidade seja pela indução da publicidade O público reagindo à publicidade ou por iniciativa própria vai criando sentido para a marca num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva Assim reporta o precedente Pois ao contrário do que se possa imaginar a proteção de um signo relacionase muito mais com causas econômicas popularidade da marca e volume de investimentos do que circunstanciais novidade ou antecedência daí a existência de institutos como a notoriedade e o alto renome engendrados justamente para excepcionar princípios como o da territorialidade e o da especificidade evitando que terceiros venham registrar sinais amplamente consagrados com respaldo na própria lei Tribunal Regional Federal da 2ª Região 2ª Turma Especializada Des Messod Azulay AC 200651015205897 DJ 24062010 Assim pelo tempo popularidade e investimento a marca cresce A construção da imagemdemarca em especial pelas técnicas persuasórias e de sedução cria eficácia simbólica de duas formas cumulativas a como reforço positivo ou negativo à distintividade absoluta da marca c além do alcance da concorrência e dos direitos de exclusiva Na primeira hipótese dáse positivamente a chamada significação secundária pelo qual a imagemdemarca aumenta seu grau de distintividade absoluta De outro lado e negativamente há a perda de distintividade absoluta pela generificação quando pela construção da imagemdemarca o signo vem a ser apropriado pelo domínio comum Na segunda hipótese o significante da marca passa a significar aponta origens que não necessariamente correspondem à circulação de produtos e serviços O símbolo extravasa o mercado Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 32 de 6 Superior Tribunal de Justiça o vinculum juris ou ambos Criamse aqui os fenômenos da marca notória ou de alto renome Convencionalmente dáse a esse fenômeno o nome de notoriedade eis que a marca capaz de ter esse efeito é descrita como notória No dizer de Faria Correa A notoriedade no seu sentido mais amplo é o fenômeno pelo qual a marca tal qual um balão de gás se solta desprendendose do ambiente em que originariamente inserida sendo reconhecida independentemente de seu campo lógicosensorial primitivo A notoriedade é correlata à genericidade A genericidade é o negativo imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço por refletir no plano lógicosensorial o próprio produto ou serviço A notoriedade é o positivo idoneidade universal absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa produzindo do nada Notória a marca e a sua utilização impregna de magia qualquer produto tornandoo vendável A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir do poder de atrair o público Conclusão quanto à distintividade absoluta Seja pela criação seja pela aquisição de sentido posterior à criação a marca detém um grau de distintividade em face aos produtos e serviços que designa e determina a amplitude da proteção contra a confusão Assim a marca forte em distintividade pelo tempo e pela publicidade recusa mesmo marcas que não sejam iguais httpdenisbarbosaaddrcomarquivos200propriedadeoponibilidademar capdf acessado em 1792018 grifei De fato tal exegese tem amparo no artigo 6 quinquies da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial promulgada pelo Decreto 7557275 segundo o qual para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato particularmente a duração do uso da marca Doutrinariamente a norma contida no referido dispositivo da convenção internacional recebeu o nome de teoria do significado secundário da marca ou secondary meaning fenômeno mercadológico mediante o qual um sinal fraco como os de caráter genérico descritivo ou até evocativo adquire eficácia distintiva originariamente inexistente pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário Nesse sentido exatamente em situação bastante similar à que ora é examinada a lição de Fábio Ulhoa Coelho Dois fenômenos mercadológicos são típicos da marca notória De um lado o amplo conhecimento que os consumidores têm dela acaba dando distintividade a expressões meramente descritivas que não fosse a notoriedade da marca seriam inaptas a cumprir a função de Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 33 de 6 Superior Tribunal de Justiça identificar determinado produto ou serviço Tratase de fenômeno designado pela locução inglesa secondary meaning A expressão descritiva do produto ou serviço passa a ter um segundo significado que é o de identificar um deles em especial A notoriedade gera então a distintividade Por exemplo ninguém pode registrar com exclusividade a expressão Fruta para identificar as frutas que comercializa em razão de seu caráter meramente descritivo Mas se essa marca acabar se tornando notória na identificação pelos consumidores de um determinado fornecedor desse produto o amplo conhecimento justificará a proteção liberada pela lei para as marcas notórias COELHO Fábio Ulhoa Curso de direito comercial Vol 1 2016 1 ed em ebook baseada na 20 ed impressa Transportandose tal teoria para as marcas evocativas menos fracas que as meramente genéricas ou descritivas é fato que a Apple com extrema habilidade conseguiu desde 2007 incrementar o grau de distintividade da expressão iPhone originariamente evocativa cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçála à categoria de marca notória exceção ao princípio da territorialidade e quiçá de alto renome exceção ao princípio da especificidade Consequentemente penso ser possível reconhecer a ocorrência do fenômeno da secondary meaning no que diz respeito ao sinal iPhone da Apple que atende indubitavelmente às quatro funções das marcas pois a identifica o produto distinguindoo dos congêneres existentes no mercado b assinala sua origem e sua procedência c indica seu padrão de qualidade e d funciona como extraordinário instrumento de publicidade revelandose inconteste que o celular da Apple encontrase entre os mais vendidos do mundo Ao revés não se pode dizer o mesmo dos aparelhos da linha G GRADIENTE IPHONE da IGB cuja demora em lançar um produto com a referida marca não pode ser ignorada independentemente da existência ou não de justa causa para tanto Diferentemente da Apple que além de lançar produto diferenciado e inovador investiu maciçamente em divulgação ao mercado consumidor a IGB demorou mais de doze anos para lançar o celular G GRADIENTE IPHONE cujo registro estava prestes a caducar Importante destacar ainda que à época em que a IGB resolveu atuar final de 2012 o produto da Apple lançado em 2007 já era um sucesso mundial de vendas tendo a suposta colidência das marcas gerado perplexidade no mercado consumidor consoante amplamente noticiado na mídia Dona da marca IPHONE no Brasil Gradiente vira piada internacional httpsolhardigitalcombrnoticiadonadamarcaiphonenobrasilgradient evirapiadainternacional31482 Não é plágio registramos antes afirma fundador da Gradiente Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 34 de 6 Superior Tribunal de Justiça sobre o iphone httpseconomiaestadaocombrblogsradartecnologiconaoeplagioregi stramosantesafirmafundadordagradientesobreoiphone iphone brasileiro vira piada no exterior httpseconomiaestadaocombrnoticiasgeraliphonebrasileirovirapiada noexterior138463e iphone Lançamento da Gradiente vira piada no exterior httpscanaltechcombrsmartphoneIPHONELancamentodaGradientevir apiadanoexterior Gradiente lança IPHONE com Android e vira piada na Internet httpswwwtechtudocombrnoticiasnoticia201212gradientelancaiphon ecomandroidevirapiadanainternethtml Como assim Gradiente vai lançar iphone com android httpswwwtecmundocombrcelular34263comoassimgradientevailanc ariphonecomandroidhtm Gradiente perde de novo exclusividade da marca iphone no Brasil httpstecnoblognet140983gradienteperdeexclusividadedamarcaipho ne Destarte na hipótese penso que a utilização da marca iPhone pela Apple malgrado o registro antecedente da marca mista G GRADIENTE IPHONE não evidencia circunstância que implique sequer potencialmente aproveitamento parasitário desvio de clientela ou diluição da marca com a indução dos consumidores em erro Reitero pois que o iPhone da Apple revelase inconfundível para o homem médio homo medius ou seja o ser humano razoavelmente atento informado e perspicaz notadamente o consumidor de aparelhos celulares Desse modo sobressai a impossibilidade de confusão entre o aparelho da IGB ainda que a marca contenha como elemento secundário a expressão iphone e o produto oferecido pela Apple Nesse viés destacase trecho de insigne lição doutrinária que bem resume o desfecho que no meu sentir deve ser conferido à presente controvérsia A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o marcado pode ser confundido pelo consumidor Se não houver a possibilidade de confusão isto é de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria comércio e serviços agrupandoas segundo o critério de afinidade em classes que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão O titular do Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 35 de 6 Superior Tribunal de Justiça registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério Não poderá por conseguinte oporse à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão Exceção feita apenas ao titular de marca de alto renome McDonalds Natura Nike etc cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica LPI art 125 O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário senão quanto aos seus aspectos formais em vista da tripartição constitucional de poderes do Estado Uma vez registrada a marca nesta categoria o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica COELHO Fábio Ulhoa Manual de direito comercial direito de empresa 27 ed São Paulo Saraiva2015 p 116117 11 Em outra vertente o uso isolado do termo iPhone por qualquer outra pessoa física ou jurídica que não seja a Apple para designar celulares com acesso à internet poderá sim gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988 Importante ainda assinalar que tal exegese não configura prejuízo à IGB que por ter registrado precedentemente a expressão G GRADIENTE IPHONE poderá continuar a utilizála ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão iphone de forma isolada consoante bem destacado nas instâncias ordinárias como a Autora não pretende a nulidade da marca GRADIENTE IPHONE mas apenas que a empresa Ré seja obrigada a não utilizar a expressão IPHONE isoladamente entendo que a mesma está requerendo o que já existe atualmente no mercado sem trazer prejuízos a nenhuma das envolvidas protegendo a sua conquista assim como o registro concedido pelo INPI para que a Ré possa comercializar o seu smartphone com o nome de GRADIENTE IPHONE 12 Por fim conforme bem esclarecido pela eminente Ministra Isabel Gallotti na sessão de julgamento embora a inicial faça referência à nulidade parcial do registro é certo que a prestação jurisdicional pretendida foi precisamente a declaração de ressalva quanto à não exclusividade da marca secundária iphone e somente por isso utilizouse a expressão nulidade relativa Consequentemente com acréscimo dos fundamentos antes desenvolvidos ao longo do voto a meu juízo não merece reparo a conclusão da sentença e do acórdão regional devendo ser mantido o comando judicial estabelecido 13 Ante o exposto com os citados acréscimos nego provimento aos recursos especiais da IGB Eletrônica SA e do INPI É como voto Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 36 de 6 Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 1688243 RJ 201701994288 RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE IGB ELETRONICA SA ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DF004107 ADVOGADOS ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA DF022956 PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO E OUTROS DF023944 ADVOGADA LILIANE DE CARVALHO GABRIEL DF031335 RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RECORRIDO APPLE INC ADVOGADOS LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL RJ052759 RODRIGO DE ASSIS TORRES RJ121429 ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES RAFAEL ATAB DE ARAUJO RJ119920 CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTROS RJ176183 VOTOVENCIDO O SR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO Senhor Presidente como nenhum dos eminentes Ministros pediu a palavra para o debate ou pedido de vista gostaria de externar posicionamento quanto a esta matéria e verifico que o pedido formulado pela Apple foi o de anulação de nulidade parcial do registro da marca G Gradiente IPhone O voto foi brilhantíssimo e também houve as mais relevantes sustentações aqui da tribuna O voto brilhante do eminente Ministro Luís Felipe Salomão realmente se desenvolve no sentido da apropriação em último caso pela Apple do uso isolado da marca iPhone No entanto Senhor Presidente coloco como uma questão relevante a apreciação da existência de vício do ato administrativo de registro dessa marca Pareceme que esse ato administrativo atendeu aos requisitos da competência não há nenhuma dúvida quanto a isso a competência do INPI da forma o procedimento que foi utilizado a finalidade a partir do depósito o registro de uma marca que na verdade atendia aos requisitos para tanto o motivo e a licitude do objeto Não vejo nenhum vício no ato registrado Não vislumbro qualquer vício Se depois desse registro por um trabalho de desenvolvimento tecnológico de atuação no mercado de publicidade muito bem feita da força que tem aquela empresa americana se conseguiu uma posição que desse essa distintividade ao seu produto pareceme Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 37 de 6 Superior Tribunal de Justiça que isso não anula o caráter distintivo também quando da apreciação do pedido da Gradiente de registro da sua marca Pareceme que aquela expressão iPhone identificava o acesso pelo celular da rede mundial de computadores a internet Então é um elemento pelo menos na época do depósito distintivo tanto é distintivo que também a Apple usa como sua marca simplesmente o iPhone É por isso que me parece só atentando para a especificidade do pedido que o pedido é de anulação de um ato administrativo do INPI Repito que esse ato administrativo Data máxima vênia com toda admiração e respeito que tenho e que é devido por toda a comunidade jurídica brasileira ao eminente Ministro Luís Felipe Salomão pareceme que não há nenhuma razão para decretar nulidade Agora se a Gradiente vai poder ou não usar isoladamente uma marca que venha a lançar como iPhone simplesmente isso não é objeto dessa ação O objeto é a anulação do ato administrativo do INPI que concedeu esse registro Na época dessa concessão não há nenhum dever do Órgão administrativo de fazer qualquer análise mercadológica na lei não há qualquer exigência Repito a reverência que tenho que é devida à argumentação do eminente Relator mas desde já até para não deixar em uma situação difícil o Senhor Ministro Raul Araújo a quem substituo e que não assistiu às sustentações orais se Sua Excelência viesse a votar depois havendo um pedido de vista ficaria numa situação difícil Por isso por estar prestes a encerrar essa minha fase de convocação é que ouso apresentar antecipadamente esse voto discordando do eminente Relator para dar provimento ao recurso especial julgando improcedente a demanda o pedido de anulação do ato do INPI Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 38 de 6 Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 1688243 RJ 201701994288 VOTO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Senhor Presidente ouvi atentamente os debates cumprimento os eminentes advogados também o voto do eminente Relator e agora a divergência inaugurada pelo Senhor Ministro Lázaro Guimarães Penso que realmente como disse o Ministro Lázaro não é uma questão propriamente de nulidade do ato administrativo de concessão do registro pelo INPI Não é que o registro seja nulo embora seja isso que conste do dispositivo da sentença Mas se verificarmos o conteúdo da inicial e o da contestação e mesmo o sentido lógico da sentença e do acórdão recorrido penso que embora requerida a anulação e a republicação da decisão de registro para que dela conste a ressalva de que iPhone não é expressão isolada de que ela pode ser utilizada pela Apple ou que não tem distintividade na realidade a pretensão era declaratória dos limites e efeitos do registro de que é titular a ré e das consequências desse registro em relação ao uso legal ou ilegal da expressão mencionada pela autora em sua atividade comercial Postulouse a declaração judicial consistente na ressalva que o registro seja concedido sem exclusividade sobre a palavra iPhone deforma isolada Considero portanto que a pretensão deduzida na inicial a pretensão alvo da contestação e o que foi deferido tanto pela primeira instância quanto pela segunda com rótulo de declaração de nulidade parcial do registro na verdade é uma declaração dos efeitos desse registro Ou seja fica mantido o registro desse nome G Gradiente iPhone o qual não impede todavia o uso não confere exclusividade à palavra iPhone de forma que ela poderá ser utilizada pela Apple como vem sendo utilizada desde 2008 sem prejuízo de que a Gradiente use o nome que ela registrou que não foi meramente iPhone mas sim G Gradiente iPhone Nesse sentido não tenho nada a acrescentar ao minucioso voto do eminente Relator que nos brinda com um exaustivo panorama da legislação da jurisprudência dos tratados internacionais sobre o tema e bem demonstra que essa marca iPhone embora possa ser registrada é uma marca fraca evocativa e que portanto não teria o condão esse registro tal como feito da expressão G Gradiente iPhone de atribuir exclusividade à titular do registro à ré sobre a expressão mencionada A explicitação que a decisão recorrida determinou que houvesse mediante a republicação do ato com o rótulo de declaração de nulidade parcial mas que no fundo tem conteúdo declaratório do direito de a Apple continuar vendendo produtos com o nome iPhone e a Gradiente com o signo que ela registrou validamente Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 39 de 6 Superior Tribunal de Justiça G Gradiente iPhone conforme os requisitos da época do depósito e também da concessão da marca Portanto acompanho o eminente Relator com a devida vênia da divergência Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 40 de 6 Superior Tribunal de Justiça CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA Número Registro 201701994288 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1688243 RJ Números Origem 04900118420134025101 201351014900110 PAUTA 20092018 JULGADO 20092018 Relator Exmo Sr Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Presidente da Sessão Exmo Sr Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA SubprocuradorGeral da República Exmo Sr Dr DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Secretária Dra TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI AUTUAÇÃO RECORRENTE IGB ELETRONICA SA ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DF004107 ADVOGADOS ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA DF022956 PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO E OUTROS DF023944 ADVOGADA LILIANE DE CARVALHO GABRIEL DF031335 RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RECORRIDO APPLE INC ADVOGADOS LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL RJ052759 RODRIGO DE ASSIS TORRES RJ121429 ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES RAFAEL ATAB DE ARAUJO RJ119920 CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTROS RJ176183 ASSUNTO DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Atos Administrativos Registro de Marcas Patentes ou Invenções SUSTENTAÇÃO ORAL Dr ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO pela parte RECORRENTE IGB ELETRONICA SA Drª GRACE MENDONÇA Advogada Geral da União pela parte RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Dr LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL pela parte RECORRIDA APPLE INC Dr DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA SubprocuradorGeral da República parecer oral pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CERTIDÃO Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 41 de 6 Superior Tribunal de Justiça Certifico que a egrégia QUARTA TURMA ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data proferiu a seguinte decisão A Quarta Turma por maioria negou provimento aos recursos expeciais de IGB ELETRONICA SA e de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL nos termos do voto do Sr Ministro Relator Votou vencido o Sr Ministro Lázaro Guimarães Desembargador convocado do TRF 5ª Região Os Srs Ministros Maria Isabel Gallotti Antonio Carlos Ferreira Presidente e Marco Buzzi votaram com o Sr Ministro Relator Documento 1753545 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 23102018 Página 42 de 6 DIREITO EMPRESARIAL I PROF GUILHERME H G CASSI QUESTIONÁRIO TRABALHO DE DANYELLE FERNANDES MACHADO PARTE 01 a Segundo o artigo 122 da LPI quais são os sinais registráveis como marca b Segundo o artigo 130 da LPI quais são os direitos do titular da marca c Segundo o artigo 132 da LPI quais são as restrições ao uso exclusivo da marca d Qual a diferença entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida PARTE 02 RECURSO ESPECIAL Nº 1688243 RJ a O Recurso Especial interposto pelos recorrentes é autorizado por qual artigo da Constituição Federal Qual o seu teor b Quais são os dispositivos de Lei Federal que segundo os recorrentes teriam sido violados c Qual é o prazo prescricional para a ação de nulidade de marca Qual o seu fundamento legal d Quando a marca G Gradiente Iphone foi registrada Quando a ação foi ajuizada e O que significa apontar que a marca G Gradiente Iphone é mista f Segundo o acórdão qual a distinção entre marca fantasia marca arbitrária e marca evocativa Cite um exemplo de cada uma g Por que Iphone foi entendido como nome meramente sugestivo h Quando um sinal sugestivo pode ser registrado como marca i No caso do Iphone da Apple a referida marca é entendida como sugestiva Por que j Segundo o acórdão quais as finalidades de proteção à marca Qual seria a função social da marca k O Brasil para registro de marcas adota um modelo atributivo declarativo ou misto Justifique l Qual é o significado do princípio da especialidade mQual é o significado do princípio da territorialidade Boa noite alunoa Tudo bem Segue em anexo as respostas do questionário SEM OS SEUS DADOS E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO Destaco isso porque para preservar sua identidade e suas informações pessoais não peço esses dados e deixo para você acrescentar É por isso que não te entreguei já em PDF dessa forma você pode editar o arquivo em word com seus dados e assim transformar em PDF pra entregar ao professor Se você quiser alguma alteração não hesite em entrar em contato pelo chat da plataforma ou pelo suporte do Meu Guru Obrigada pela confiança em meu trabalho Um abraço e boa sorte Se puder dar um feedback positivo ficarei muito grata Luíza Nóbrega DIREITO EMPRESARIAL Questionário propriedade intelectual PARTE 01 A De acordo com o art 122 da LPI os elementos passíveis de serem oficialmente registrados como marca abarcam uma ampla gama de sinais distintivos que são perceptíveis visualmente e estes sinais por sua vez devem atender a certos critérios estabelecidos para garantir sua elegibilidade para registro Ressaltese que para evitar conflitos e garantir a originalidade tais elementos não devem cair nas categorias de proibições legais impostas pela lei e dentro desse contexto os sinais distintivos podem assumir diversas formas incluindo mas não se limitando a logotipos nomes comerciais símbolos slogans e até mesmo combinações desses elementos B O art 130 consagra uma série de direitos que são garantidos ao titular de uma marca registrada ou ao depositante de um pedido de registro não apenas reconhecendo a propriedade do titular sobre a marca mas também estabelecendo as prerrogativas que podem ser exercidas em relação a ela Em primeiro lugar o titular da marca ou o depositante tem o direito de ceder seu registro ou pedido de registro a terceiros permitindo que o titular explore comercialmente sua marca de maneira mais ampla seja através de vendas fusões ou outras transações comerciais Além disso o titular também possui o direito de licenciar o uso da marca a terceiros e essa faculdade de conceder licenças de uso permite que outras empresas ou indivíduos utilizem a marca sob certas condições acordadas geralmente em troca de compensação financeira Essa prática não apenas amplia o alcance da marca mas também pode gerar receita adicional para o titular e por fim o titular da marca tem o direito de zelar pela integridade material e reputação da marca ou seja tem o dever de proteger a marca contra usos não autorizados que possam prejudicar sua imagem ou dilui seu valor distintivo C O art 132 da legislação de propriedade intelectual delineia uma série de restrições impostas ao titular da marca visando equilibrar seus direitos com as práticas comerciais e culturais legítimas garantindo que o exercício dos direitos exclusivos sobre a marca não prejudique indevidamente terceiros ou o funcionamento adequado do mercado De início o titular da marca não pode proibir comerciantes ou distribuidores de utilizar seus próprios sinais distintivos em conjunto com a marca do produto durante sua promoção e comercialização visando preservar a liberdade de expressão comercial e a identidade dos distribuidores desde que não haja confusão sobre a origem do produto Além disso o titular não pode impedir fabricantes de acessórios de utilizar a marca para indicar a destinação do produto desde que isso esteja em conformidade com as práticas leais de concorrência reconhecendo que a marca pode desempenhar um papel informativo legítimo ao indicar a compatibilidade ou a função dos acessórios em relação ao produto principal Outra restrição estabelecida é a proibição de impedir a livre circulação de produtos que tenham sido colocados no mercado interno seja pelo titular da marca ou por terceiros com seu consentimento e por fim o titular da marca não pode proibir a menção da marca em discursos obras científicas literárias ou outras publicações desde que seja feita sem conotação comercial e não prejudique seu caráter distintivo protegendo a liberdade de expressão e o uso legítimo da marca em contextos não comerciais como críticas comentários ou pesquisas acadêmicas D A marca de alto renome é aquela que alcançou um nível significativo de reconhecimento e reputação positiva entre os consumidores em geral e conforme estipulado pelo art 125 da Lei nº 927996 ela desfruta de uma proteção especial que se estende a todos os ramos de atividade econômica Esse reconhecimento amplo no mercado confere à marca de alto renome uma posição privilegiada garantindolhe uma defesa robusta contra o uso indevido ou a diluição de sua identidade e por outro lado a marca notoriamente conhecida é aquela registrada em outro país mas que possui um reconhecimento expressivo perante os consumidores mesmo que em um campo específico de atuação Conforme estabelece o art 126 da mesma lei a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial no Brasil em conformidade com as disposições da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial independente de seu registro prévio no país logo visa assegurar que marcas com reputação internacional sejam devidamente resguardadas mesmo que ainda não tenham sido registradas localmente PARTE 02 A O recurso interposto pelos recorrentes é um recurso especial respaldado pelo art 105 III alínea a da Constituição Federal conferindo ao STJ a competência para apreciar em sede de recurso especial as causas decididas em única ou última instância nos casos em que a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negarlhes vigência B Os recorrentes sustentaram que houve violação de dispositivos da Lei de Propriedade Industrial em relação à decisão objeto do recurso destacandose o art 124 e 126 especificamente O art 124 versa sobre as marcas de alto renome estipulando que são consideradas como tais aquelas amplamente reconhecidas tanto no Brasil quanto no exterior conferindo uma proteção mais abrangente a essas marcas com o objetivo de prevenir seu uso indevido por terceiros Já o art 126 trata da proteção especial concedida às marcas notoriamente conhecidas independentemente de estarem registradas no Brasil estabelecendo que o INPI pode de ofício negar o registro de uma marca que reproduza ou imite total ou parcialmente uma marca notoriamente conhecida C O prazo prescricional para a propositura da ação de nulidade de marca é estabelecido em 5 anos conforme o art 174 do Código Civil tendo esse lapso temporal seu início contado a partir do momento em que a violação do direito se torna conhecida pelo titular da marca ou por terceiros interessados Especificamente no âmbito da ação de nulidade de marca o referido prazo de 5 anos é aplicável para que o titular da marca ou terceiros interessados possam requerer a anulação do registro da marca junto ao INPI ou perante o Poder Judiciário logo destaquese a importância do prazo prescricional na salvaguarda da segurança jurídica e na estabilidade das relações jurídicas impedindo que questões pretéritas sejam suscitadas indefinidamente D A marca G Gradiente iPhone foi oficialmente registrada em 2000 pela empresa Gradiente Eletrônica SA obtendo a concessão do registro em 2008 conforme documentado e a ação vinculada à marca foi protocolada em momento subsequente não especificado no fragmento do documento fornecido Todavia inferese que essa medida foi instaurada após a efetiva concessão do registro da marca pela Gradiente Eletrônica SA possivelmente em meio a disputas com a Apple Inc renomada fabricante dos produtos iPhone E Quando se menciona que a marca G Gradiente iPhone é classificada como mista isso implica que ela é constituída por elementos verbais e elementos figurativos e no caso específico dessa marca a configuração mista resulta da junção de elementos normativos como as palavras G Gradiente e iPhone e elementos figurativos possivelmente incluindo algum tipo de logotipo design ou símbolo As marcas mistas são caracterizadas por apresentar tanto componentes verbais como palavras letras ou números quanto componentes figurativos como desenhos logotipos ou símbolos e essa união entre elementos verbais e figurativos confere à marca uma identidade visual singular e marcante o que pode facilitar sua diferenciação no mercado e tornálas mais facilmente identificável pelos consumidores No contexto dessa marca a presença do termo verbal iPhone associado à empresa Gradiente Eletrônica SA e ao termo Gradiente sugere uma estratégia para identificar e distinguir os produtos ou serviços comercializados sob essa marca no mercado logo a combinação de elementos verbais e figurativos na marca mista pode fortalecer sua proteção e viabilizar seu registro junto às autoridades competentes como o INPI F A marca fantasia se refere a sinais concebidos especificamente para serem utilizados como marcas sendo expressões inventadas ou cunhadas que não têm existência prévia no vocabulário de qualquer idioma tendo como um exemplo paradigmático de marca fantasia a Kodak essa expressão não consta nos dicionários não é parte do léxico de qualquer língua e carece de significado próprio servindo unicamente como um símbolo distintivo para identificar os produtos da empresa Já a marca arbitrária diz respeito a expressões já existentes porém dada sua total desvinculação com as atividades do empreendedor não sugerem nem descrever qualquer atributo qualidade ou característica do produto ou serviço sendo um exemplo de marca arbitrária a Apple utilizada para designar uma empresa de tecnologia que não guarda relação direta com maçãs ou frutas Por fim a marca evocativa também denominada sugestiva ou fraca é constituída por uma expressão que evoca ou sugere a finalidade natureza ou outras características do produto ou serviço oferecido pelo titular da marca logo um exemplo de marca evocativa é Netflix que evoca a ideia de uma plataforma de transmissão de filmes e séries pela internet sugerindo o conceito de entretenimento em domicílio G Conforme destacado no acórdão mencionado o termo iPhone foi considerado como uma denominação meramente sugestiva em virtude do fenômeno mercadológico conhecido como secondary meaning ou teoria do significado secundário da marca que ocorre quando um sinal inicialmente fraco com caráter genérico descritivo ou evocativo adquire distintividade pela utilização continuada e ampla do produto ou serviço associado a ele No caso específico do iPhone da Apple o termo inicialmente apresentava um caráter evocativo sugerindo a função do produto um telefone com acesso à internet da marca Apple entretanto ao longo do tempo e em razão do êxito e da notoriedade dos produtos da empresa o termo iPhone conquistou um significado secundário distinto passando a estar estreitamente ligado à marca e aos produtos da Apple A atribuição desse novo significado ao termo iPhone por parte do público consumidor devido à sua ampla utilização e popularidade associadas aos produtos da Apple resultou na sua transição de uma mera sugestão evocativa para um elemento distintivo sendo reconhecido como uma marca notória logo essa categorização da marca como notória acarreta uma exceção ao princípio da territorialidade ou seja a marca é reconhecida e protegida mesmo em territórios onde não tenha sido formalmente registrada H Um sinal sugestivo pode ser objeto de registro como marca quando em virtude de seu uso frequente e prolongado conquista notoriedade inquestionável entre os consumidores de produtos ou serviços de um segmento específico de mercado sendo uma exceção derivada do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 927996 que estipula a possibilidade de registrar um sinal genérico ou descritivo quando revestido de suficiente distintividade De forma geral a legislação de Propriedade Industrial no Brasil estipula que marcas genéricas ou descritivas não são passíveis de registro pois carecem de capacidade intrínseca de diferenciação para identificar a origem dos produtos ou serviços porém em determinadas circunstâncias um sinal sugestivo que inicialmente poderia ser considerado genérico ou descritivo pode adquirir notoriedade e distintividade entre os consumidores devido ao seu uso constante e à associação com uma empresa produto ou serviço específico Quando um sinal sugestivo alcança esse nível de reconhecimento e distintividade ele pode ser considerado elegível para registro como marca mesmo que contenha elementos que a princípio seriam considerados genéricos ou descritivos I No caso do iPhone da Apple a referida marca é considerada sugestiva conforme estabelecido no acórdão mencionado haja vista que a marca iPhone é classificada como sugestiva devido ao seu caráter evocativo inicial Inicialmente o termo era evocativo sugerindo a função do produto ou seja um telefone com acesso à internet da marca Apple e a sugestão contida no termo iPhone reside na fusão dos substantivos ingleses internet e phone que claramente indicam a capacidade do dispositivo de ser um telefone com acesso à internet também conhecido como smartphone A sugestão presente na marca iPhone é inequívoca e explícita pois o termo evoca diretamente a funcionalidade primordial do produto que é a fusão de um telefone com acesso à internet logo essa característica sugestiva do termo é o que a diferencia de marcas puramente descritivas ou genéricas pois ela não descreve de modo direto as características do produto mas sugere de maneira sutil e evocativa sua principal função Ademais o acórdão ressalta que a expressão iPhone é um termo evocativo que emergiu da combinação de palavras para designar um dispositivo telefônico com acesso à internet o que inclusive justificou o registro da marca na classe referente ao produto ou seja a própria união das palavras internet e phone para formar iPhone evidencia a natureza sugestiva e evocativa da marca J Conforme evidenciado no acórdão os propósitos de proteção da marca abrangem não apenas a salvaguarda dos direitos e interesses individuais do titular da marca mas também a defesa dos consumidores visando a proteção da marca primordialmente fornecer aos consumidores meios para identificar a origem e a qualidade dos produtos ou serviços associados a uma determinada marca Ademais buscase impedir o desvio ilegal de clientela e a exploração parasitária para benefício econômico indevido logo a função social da marca conforme ressaltado no acórdão transcende a mera garantia dos direitos do titular da marca Seu propósito fundamental é proteger os consumidores proporcionandolhes ferramentas para discernir a procedência e a qualidade dos produtos ou serviços que estão adquirindo e ao reconhecer e proteger marcas distintivas a legislação visa assegurar que os consumidores possam tomar decisões informadas e seguras evitando a confusão e a associação equivocada entre marcas semelhantes A marca desempenha um papel vital na economia e na sociedade sendo um elemento crucial na construção da identidade e reputação de uma empresa no mercado além disso a proteção da marca promove a competição justa estimulando a inovação e a excelência dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas K No Brasil o registro de marcas segue um modelo misto que combina características dos modelos atributivo e declarativo uma abordagem estabelecida pela Lei da Propriedade Industrial Lei 927996 e que representa uma evolução em relação ao modelo puramente atributivo anteriormente adotado e no modelo atributivo a propriedade da marca e sua proteção são conferidas exclusivamente por meio do registro formal junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI Em outras palavras apenas o registro da marca garante ao titular o direito de uso exclusivo no território nacional fundamentandose esse sistema na ideia de que a propriedade da marca é adquirida por meio do registro considerando o uso do sinal no mercado como insuficiente para conferir proteção ao titular Por outro lado no modelo declarativo a proteção da marca é reconhecida àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo independentemente do registro formal e nesse contexto a propriedade da marca é atribuída ao primeiro que utiliza o sinal seguindo o princípio da ocupação na doutrina No Brasil a Lei da Propriedade Industrial adota um modelo misto que combina elementos dos sistemas atributivo e declarativo e embora a regra geral seja a necessidade de registro para a aquisição da propriedade da marca a lei também prevê o direito de precedência ao usuário de boafé conforme estabelecido no artigo 129 Ou seja em determinadas situações o uso efetivo e contínuo do sinal distintivo no mercado pode conferir direito de proteção ao titular mesmo sem o registro formal L O princípio da especialidade no âmbito do registro de marcas é um conceito central que delineia as restrições e abrangências da proteção conferida a uma marca registrada sendo encontrado na Lei da Propriedade Industrial Lei 927996 e tem por objetivo primordial evitar confusões equívocos ou associações indevidas entre marcas similares que possam prejudicar consumidores e empresas Em sua essência o princípio da especialidade determina que a exclusividade do uso de uma marca registrada se restringe aos produtos ou serviços diretamente relacionados à atividade para a qual a marca foi registrada o que implica que o titular de uma marca só pode impedir o uso de marcas semelhantes em produtos ou serviços idênticos semelhantes ou relacionados àqueles listados no registro de sua marca Por exemplo se uma empresa registra a marca ABC para produtos alimentícios sua exclusividade de uso se circunscreverá a esse setor específico logo outra empresa poderá portanto registrar a mesma marca ABC para uma área diferente como vestuário sem infringir os direitos do primeiro titular uma vez que não há competição direta entre os produtos ou serviços oferecidos Assim sendo o princípio da especialidade visa promover a coexistência harmoniosa de marcas no mercado permitindo que empresas usem marcas semelhantes desde que atuem em nichos distintos também constribuindo para a clareza e transparência do mercado facilitando a identificação e diferenciação entre as marcas e evitando confusões por parte dos consumidores M O princípio da territorialidade dentro do contexto do registro de marcas é um conceito fundamental que define os limites geográficos da proteção conferida a uma marca registrada estando esse princípio firmemente estabelecido na Lei da Propriedade Industrial Lei 927996 e tem como objetivo claro delinear a extensão da exclusividade de uso de uma marca em um território específico Em sua essência o princípio da territorialidade estipula que a proteção concedida a uma marca registrada se restringe ao território nacional do país onde o registro foi concedido logo o titular de uma marca registrada no Brasil detém o direito exclusivo de uso desse sinal distintivo apenas dentro das fronteiras do país sem a prerrogativa de impedir o uso da marca em outros países onde não há registros correspondentes Por exemplo se uma empresa registra a marca XYZ no Brasil para identificar seus produtos ou serviços a exclusividade desse registro se aplica estritamente ao território brasileiro por conseguinte outras empresas em países estrangeiros podem utilizar a mesma marca sem infringir os direitos do titular brasileiro a menos que haja um registro válido da marca nesses países Portanto o princípio da territorialidade estabelece que a proteção da marca é circunscrita ao território onde o registro foi concedido sem abranger automaticamente outros países e para garantir proteção em territórios estrangeiros o titular da marca deve buscar registros separados em cada país de interesse seguindo os procedimentos e requisitos específicos de cada jurisdição