Stj - Diluição e Marca de Alto Renome

RECURSO ESPECIAL N° 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)\n\nRELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO\nRECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA\nRECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA\nADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376\n CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969\n WALQUIRE DA PAULA SANTANA - MG142849\n ALINE GABRIELI RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528\nRECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL\nRECORRIDO : BRF S.A.\nADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP236564\nADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP219997\n FABIO FERREZ DE ARRUDA LEME - SP231332\nINTERES.: PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A\nADVOGADO : DIGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A\n\nEMENTA\n\nRECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO/MG. INOPENIBILIDADE DE ALTO RENOME A MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME.\nALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA À MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.\n1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.\n2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.\n3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca que, embora famosa, não goze de alto renome.\n3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos usos.\n4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além de exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.\n5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter sua valor por que o próprio produto ou serviço que se refere, torna-se mais suscetível às tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção.\n6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor.\n7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela.\n8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem haver possibilidade de confusão.\n9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever excetção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura positivamente, no ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição. 10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte dos recorrentes, considerando que a marca \"Perdigão\" vem\n\nsendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados fabricados na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais.\n11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.\n\nACÓRDÃO\n\nVistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.\n\nBrasília, 14 de setembro de 2021(data do julgamento)\n\nMINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO\nRELATOR RECUSO ESPECIAL N° 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)\nRELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO\nRECORRENTE: ANTONIO APARECIDO FERREIRA\nRECORRENTE: HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA\nADVOGADOS: EDUARDO LIVIO DAIMOND - MGI19376\nCARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969\nWALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849\nALINE GABRIELI RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528\nRECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL\nRECORRIDO: BRF S.A.\nADVOGADO: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654\nADVOGADOS: RENATA MOQUILAZ DA ROCHA MARTINS - SP291997\nFABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP213132\nINTERES. PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A\nADVOGADO: DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A\n\nRELATÓRIO\nO EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO\n(Relator):\nTrata-se de recurso especial interposto por ANTONIO APARECIDO FERREIRA e por HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento à apelação interposta no curso de ação de nulidade de ato administrativo proposta contra o INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e contra BRF BRASIL FOODS S/A.\nA emenda do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.443):\n\nPROPRIEDADE INDUSTRIAL - PERDIGÃO - NOTORIEDADE DA MARCA - SEGMENTOS DISTINTOS - TEORIA DA DILUIÇÃO - COLIDÊNCIA\n- Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida, nos autos da ação ordinária que move em face de BRF - BRASIL FOODS S/A, sucessora da PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A e do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, visando a declaração de nulidade do registro n° 819164119, da marca mista PERDIGÃO, na classe 25: 15 - Roupas e acessórios do vestuário de uso comum]. A função principal das marcas é distinguir os produtos de outras idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I da Lei n° 9279/96, bem como de identificação ao origem dos produtos.\n- Apesar de as empresas litigantes terem as suas atividades em segmentos distintos de mercado, não é o caso de aplicar-se o principio da especialidade à presente hipótese, de forma a possibilitar a coexistência das marcas, tendo em vista a notoriedade da marca PERDIGÃO, da Apelada, ainda que não conste como marca de alto renome.\n- A Teoria da Diluição consiste em proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo da sua marca, principalmente marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, como é o caso dos autos.\n- A defesa apresentada por marcas comuns se justifica, no presente caso, na medida em que o risco do, ao não fazê-lo, decorrer em aproveitamento parasitário pela marca posteriormente depositada, é famaosa. Teoria da Diluição. Precedentes jurisprudenciais.\n- Apelação desprovida.\n\nOpostos embargos de declaração (e-STJ fls. 1.448-1.456), foram parcialmente acolhidos (e-STJ fls. 1.473-1.477), apenas para examinar e acolher o pedido de redução dos honorários advocatícios. preenchimento dos requisitos previstos na Resolução n. 107/2013 daquela autarquia, não sendo suficiente, para tanto, a experiência pessoal dos membros do Judiciário (e-STJ fls. 1.481-1.497).\n\nForam apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.539-1.564 e fls. 1.565-1.567).\n\nO recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (e-STJ fls. 1.575).\n\nInterposto agravo (e-STJ fls. 1.579-1.589), a ele dei provimento, determinando sua conversão em recurso especial (e-STJ fls. 1.643-1.644).\n\nO Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 1.663-1.677).\n\nÉ o relatório. RECUSO ESPECIAL Nº 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)\nRELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO\nRECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA\nRECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA\nADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376\n CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969\n WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849\n ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528\nRECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL\n : BRF S.A.\nADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654\nADVOGADOS : RENATA MOQUILHAZ DA ROCHA MARTINS - SP219997\n FABIO FERREIRA DE ARRUDA LEME - SP213132\nINTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A\nADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A\nEMENTA\n\nRECUSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO. INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACORDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.\n1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.\n2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento. 3. A diluição, fenômeno de existência reconhecido no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.\n4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, tornando-se agente criador da sua própria fama e reputação.\n5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua expetativa de aproveitamento parasitário, de de acordo com a necessidade de maior proteção.\n6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se encontrava garantido no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor.\n7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontrava umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela em razão dela. 8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda não se seja famosa, não pode impor o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem haja possibilidade de proteção.\n9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configurando a positividade, no ordenamento jurídico brasileiro, a proteção contra a diluição.\n10. Caso concreto em que se seguir há indício de má-fé por parte dos recorridos, considerando que a marca \"Perdigão\" vem sendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados fabricados na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais.\n11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Superior Tribunal de Justiça\n\nVOTO\n\nO EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO\n(Relator):\n\nEminentes Colegas, merece provimento o recurso especial.\nA controvérsia diz respeito a verificar se o titular de marca famosa, que não goza do status de alto renome, tem direito à proteção contra diluição.\nPreliminarmente, verifico que o recurso especial atendeu aos requisitos constitucionais e legais exigidos para a sua admissã o.\nCom efeito, a questão controvertida gira em torno da aplicação do art. 125 da LPI, apontado como violado, seja para aferir a possibilidade de se opor o alto renome da marca da segunda recorrida à marca dos recorrentes, impedindo-lhe o registro, seja para verificar a existência de proteção contra a diluição fora do âmbito desse dispositivo legal.\nA matéria, unicamente de direito, foi examinada em profundidade pelo acórdão recorrido, razão pela qual está preenchido o requisito do prequestionamento, não havendo falar em aplicação da Súmula 7/STJ.\nAdemais, está devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial.\nA presente ação foi proposta com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do ato do INPI que indeferiu o registro da marca mista PERDIGÃO, n. 819164119, na classe 25:10, para designar roupas e acessórios do vestuário comum.\nO pedido de registro da marca, depositada em 06/02/1996, foi indeferido com fundamento no art. 160 I, do CC/16, por entender o INPI, nos termos da oposição apresentada pela segunda recorrida, que haveria possibilidade de aproveitamento parasitário por parte dos recorrentes.\nInterposto recurso administrativo, o INPI, quase onze anos depois,